Una marca comercial es una palabra, frase, símbolo, diseño o alguna combinación de esas cosas que identifica y distingue la fuente de un conjunto de productos de otro.[1] Entre los ejemplos de marcas comerciales se incluyen las letras "NBC", el logotipo de los arcos de McDonald's, el lema "Just Do It" de Nike y la forma de una botella de Coca Cola.[2] Las marcas comerciales son cada vez más visibles en línea debido a la cantidad de productos vendidos y distribuidos en Internet. Si tiene presencia en línea, las empresas pueden ver su sitio web y disputar el uso de marcas comerciales potenciales bajo la teoría de que está infringiendo su propiedad intelectual (PI). Las disputas pueden tomar muchas formas y cada tipo de disputa requiere tácticas de defensa específicas. Ejemplos de disputas de marcas incluyen cartas de cese y desistimiento y demandas por infracción. Si se está defendiendo de una de estas acciones, también podría considerar impugnar la marca comercial en el centro de su disputa.

Método uno de tres:
Respondiendo a una carta de cese y desistimiento

  1. 1 Lee la carta. Se envía una carta de cese y desistimiento a través del correo electrónico, o como un correo electrónico, y declara o sugiere que está infringiendo la marca comercial de otra persona y que debe detenerse. Si recibe una de estas cartas, tómela en serio.[3] La carta debe detallar cómo la persona o compañía cree que está infringiendo su marca comercial y debe solicitar una respuesta.
    • La carta de cese y desistimiento casi siempre es un precursor del litigio. Esta es una gran oportunidad para que resuelva la disputa antes de que se vuelva más seria.
  2. 2 Consulte a un abogado. Antes de responder a la carta, considere hablar con un abogado de IP calificado. El abogado podrá ayudarlo a analizar la solidez de los reclamos de la otra parte y podría sugerir una respuesta adecuada. Dentro del mundo de la propiedad intelectual, habrá abogados especializados en marcas comerciales. Para encontrar uno, use el servicio de referencia de abogados de su barra estatal. Por ejemplo, en California, puede llamar a la barra de estado y responder algunas preguntas sobre su problema legal. Una vez completa, una persona le enviará información sobre una cantidad de abogados calificados en su área.[4]
    • Cuando se reúna con abogados potenciales, asegúrese de hacerles preguntas específicas sobre su caso. Además, asegúrese de preguntar si sus clientes habituales son demandantes o demandados. Si bien usted no está en este momento, quiere un abogado que esté acostumbrado a defenderse contra demandas por infracción.
    • Además, asegúrese de preguntar sobre las tarifas. Si bien la mayoría de los abogados cobran por sus servicios, es posible que pueda encontrar uno que ofrezca servicios gratuitos o de costo reducido. La Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos (USPTO) ha trabajado recientemente para aumentar el número de servicios pro bono disponibles.[5]
  3. 3 Responda en consecuencia. Si usted o su abogado consideran que sería mejor responder a la carta de cese y desista, puede hacerlo de diferentes maneras. Si cree firmemente que no está infringiendo ninguna marca comercial, puede responder y negar la infracción directamente. Sin embargo, si lo hace, puede antagonizar con la otra parte, lo que puede conducir a un litigio inevitable.
    • Por otro lado, puede responder y solicitar más información sobre su reclamo. Por ejemplo, puede solicitar pruebas más específicas sobre por qué él o ella cree que está infringiendo la ley. Además, puede preguntar sobre las fechas de su primer uso (para ver si estaba usando la marca primero), si su marca registrada está registrada a nivel federal. , y donde, geográficamente, su marca está en uso.[6] Todas estas preguntas lo ayudarán a comprender la disputa y cómo proceder.
  4. 4 Elige no hacer nada. Algunas cartas se envían para intimidar y asustar a personas como usted. En estos casos, la persona que envía la carta intenta engañarlo con la esperanza de que deje de usar la marca o comience a pagar por su uso. Si usted o su abogado no encuentran ningún mérito en la carta que le enviaron, es posible que no responda en absoluto.
    • Sin embargo, no responder puede conducir a ramificaciones legales en el futuro. Si se le considera responsable de una infracción y no respondió a la carta original de cese y desista, el tribunal puede considerarlo imprudente y puede exigirle que pague más daños monetarios a la otra parte.[7]
  5. 5 Negocie con el propietario de la marca registrada. Si no cree que está infringiendo la marca comercial de otra persona, pero desea responder, puede tratar de resolver su disputa y hacer que le envíen una carta que indique que no está infringiendo la ley. Para hacer esto, deberá proporcionar a la otra parte evidencia de que su marca es diferente o que no tiene protección sobre la marca en uso. Si puede hacerlo, debe pedirle a la otra parte que firme un acuerdo por escrito que establezca que no se ha producido ninguna infracción.
    • Muchas cartas pueden surgir de los esfuerzos exagerados del propietario de una marca para proteger su marca de la más mínima invasión sobre lo que ellos creen que es el alcance de sus derechos. Una simple respuesta para su archivo puede ser todo lo que se necesita para resolver el problema, donde su explicación los satisface.
    • Otra situación en la que podría considerar negociar es si descubre que está infringiendo la marca comercial de alguien, incluso si es involuntaria. En este escenario, puede tratar de obtener una licencia para usar la marca comercial de la otra persona en términos mutuamente aceptables.[8] Si acepta una licencia, generalmente pagará una tarifa por la capacidad de usar la marca de la otra persona.
    • Otra forma de resolver una disputa puede ser que acepte insertar una "exención de responsabilidad" en algunos de sus anuncios, donde la otra parte ha afirmado que su uso crea una probabilidad de confusión.Por ejemplo, si su marca es "Jon-Bilt" para equipos de tiendas y granjas y otra compañía vende equipos de cocina bajo la marca "Johnbilt", puede incluir palabras para indicar que "Jon-Bilt no está afiliado con el Johnbilt". productos de Johnson Corporation ". Esto también puede ayudarlo a hacer una transición elegante a una marca más distintiva de su elección.

Método dos de tres:
Defendiendo contra una demanda por infracción

  1. 1 Espere el servicio del proceso. Una demanda de marca registrada comienza cuando el demandante presenta una queja ante un tribunal que alega que está infringiendo su marca comercial. La demanda lo nombrará como parte y se le solicitará al demandante que le entregue una copia de la demanda, así como una citación. La citación es un aviso judicial que le exige que responda a la demanda del demandante dentro de un cierto período de tiempo.[9]
    • Si recibe un reclamo y una citación, léalos y muévase rápidamente a la acción.
  2. 2 Contrate a un abogado. Tan pronto como reciba una demanda por infracción, comuníquese con un abogado calificado de defensa de propiedad intelectual. Si no conoce uno, comuníquese con el servicio de referencia de abogados de su asociación estatal de abogados. Después de responder algunas preguntas sobre su disputa, se le proporcionará información de contacto para una cantidad de abogados calificados.[10]
    • Reúnase con un abogado tan pronto como sea posible para discutir su caso. Solo tiene un tiempo limitado para responder (por lo general, entre 21 y 30 días).
    • Si bien tendrá poco tiempo, asegúrese de elegir un abogado de su confianza que pueda manejar su caso con éxito. Además de hacer preguntas sobre su caso particular, asegúrese de preguntar sobre las tarifas también.
  3. 3 Archiva una respuesta. Una vez que haya contratado a un abogado (o si se está representando), su primera acción en la demanda será presentar una respuesta formal. Una respuesta que puede presentar es una "respuesta". Su respuesta responderá a cada párrafo de la demanda del demandante, admitiendo o negando cada alegación. También puede decir que no tiene suficiente información para responder a denuncias específicas.[11]
    • Del mismo modo, si la denuncia lo nombra incorrectamente como el propietario de la marca presuntamente infractora, le conviene negar dicha propiedad y denegar cualquier responsabilidad legal en su respuesta.
    • Este puede ser el momento de considerar la presentación de una "queja cruzada" para un juicio declaratorio de que no está infringiendo su marca.
  4. 4 Afirma las defensas de la Regla 12 (b). En lugar de presentar una respuesta, si las circunstancias lo permiten, usted puede hacer valer las defensas frente a los reclamos que se presentan en su contra mediante la presentación de una moción ante el tribunal. Si va a afirmar las defensas, algunas deben ser incluidas antes de presentar su respuesta. Si no incluye ciertas defensas, puede renunciar a su derecho a volver a afirmarlas alguna vez (esto no se aplica a todas las defensas). Por ejemplo, la Regla 12 (b) de las Reglas Federales de Procedimiento Civil establece las siguientes defensas que pueden aplicarse a usted:[12][13]
    • Falta de jurisdicción, que le dice al tribunal que usted no cree que puedan juzgarlo en su contra porque no tienen jurisdicción personal sobre usted o jurisdicción sobre el caso.
    • Insuficiente servicio del proceso, que afirma que usted no fue informado correctamente de la demanda y, por lo tanto, la demanda debe ser desestimada y el demandante debería tener que volver a intentarlo.
    • No declarar un reclamo, que afirma que el demandante no está presentando un reclamo reconocible y, por lo tanto, la demanda debe desestimarse. Del mismo modo, si el demandante no tiene "legitimación" para presentar un reclamo en su contra, eso puede ser parte de una defensa de la Regla 12 (b).
  5. 5 Sirve a la otra parte. Una vez que se redacte su respuesta o moción, la presentará al tribunal y la presentará al demandante.[14] Para servir al demandante, necesita contratar a un tercero, generalmente la oficina del sheriff, para entregar físicamente su respuesta o movimiento al demandante. Una vez que esto ocurra, recibirá un comprobante de servicio que también puede ser necesario presentar ante el tribunal.
  6. 6 Participe en el descubrimiento. Si el juez no desestima su demanda en una moción 12 (b), lo más probable es que pase a la fase de descubrimiento de un litigio. Durante el descubrimiento, usted y el demandante tendrán la oportunidad de recopilar e intercambiar información importante sobre el caso. Podrá recopilar hechos, hablar con testigos y descubrir qué va a decir el demandante en el juicio. Para llevar a cabo el descubrimiento, podrá usar las siguientes herramientas:[15]
    • Descubrimiento informal, que incluye hablar con testigos, reunir documentos disponibles públicamente y tomar fotografías.
    • Interrogatorios, que son preguntas escritas que otra parte o testigo deberán responder. Estas preguntas se responden bajo juramento y se pueden usar en la corte.
    • Deposiciones, que son entrevistas formales en persona con las partes y los testigos. Se conducen bajo juramento y las respuestas se pueden usar en la corte.
    • Solicitudes de documentos, que son solicitudes formales a la otra parte para documentos no públicos. Esto puede incluir correos electrónicos, mensajes de texto o notas internas.
    • Citaciones, que son órdenes judiciales que requieren que alguien haga algo.
  7. 7 Evalúa la fortaleza de tu caso. Después del descubrimiento, debes tener una buena idea de cuán buena es tu defensa. En un caso de infracción de marca, el demandante debe probar que posee una marca válida, que tiene prioridad sobre usted, y que su marca puede causar confusión con los consumidores. Si la marca registrada del demandante está registrada a nivel federal, se presume en el tribunal que el demandante posee la marca y que él o ella tiene el derecho exclusivo de usarla. Estas presunciones pueden ser refutadas.
    • Su caso generalmente se reducirá a si el uso de su marca probablemente confundirá a los consumidores.Un tribunal analizará las pruebas para determinar qué tan similares son las dos marcas y si sus productos están relacionados con los productos del demandante.[16]
    • Si cree que puede defenderse exitosamente contra una acción de infracción, puede presentar una moción para un juicio sumario o ir a juicio.
    • Si cree que su caso es débil, puede tratar de resolver antes del juicio.
  8. 8 Presente una moción para un juicio sumario. Como acusado, tendrá la oportunidad de resolver el caso antes de que llegue a juicio mediante la presentación de una moción de juicio sumario. Esta moción generalmente es presentada por el acusado después de que se completa el descubrimiento. Para tener éxito, debe mostrar al tribunal, a través de pruebas y declaraciones juradas, que no existe un problema real de hecho material y que tiene derecho a un juicio como cuestión de derecho.
    • El juez revisará todas las pruebas que proporcione y hará todas las suposiciones a favor del demandante. Si, después de la revisión, el juez cree que no hay manera de que el demandante pueda ganar el caso, él o ella fallará a su favor inmediatamente.
    • Si su moción es denegada porque la corte cree que existen hechos que podrían permitirle al demandante ganar, el litigio continuará.[17]
  9. 9 Intento de resolver. Como último esfuerzo para evitar un juicio, generalmente es ventajoso ponerse en contacto con el demandante y tratar de resolver su caso. Las conversaciones de resolución pueden ser informales o pueden tomar la forma de mediación o arbitraje. No importa la forma, participa en conversaciones de buena fe con la esperanza de llegar a una resolución.
    • Durante las conversaciones informales, siéntese con el demandante y analice las fortalezas de su caso. Hable sobre lo que quiere sacar del caso, que es más probable que pueda usar la marca en disputa. Intenta encontrar un terreno común para llegar a una resolución.
    • Si las conversaciones informales fracasan, intente la mediación. Durante la mediación, un tercero neutral se sentará a conversar con el demandante. El tercero escuchará e intentará ayudarlos a ambos a llegar a una resolución.
    • Si todo lo demás falla, puede someterse a arbitraje, lo que le permite a un tercero neutral escuchar las pruebas y actuar como juez. Al concluir el arbitraje, el tercero neutral emitirá un acuerdo sugerido basado en lo que escuchó durante las sesiones.
  10. 10 Ir a juicio Si no puede resolver su caso, es probable que vaya a juicio. Durante el juicio, usted y el demandante tendrán la oportunidad de presentar su caso y abrir agujeros en el caso de la otra parte. El juez analizará los argumentos y la evidencia presentada para concluir si usted ha infringido una marca registrada.
    • Si gana en el juicio, podrá usar la marca en disputa y el demandante no tendrá reclamos futuros. Sin embargo, el demandante podría apelar la decisión si él o ella sintiera que hubo algún error de ley.
    • Si pierde en el juicio, también tendrá la oportunidad de apelar si siente que el juez cometió algún error legal en su caso.

Método tres de tres:
Desafiando una marca registrada

  1. 1 Buscar registros de la USPTO. Además de defenderse contra las acciones en su contra, puede considerar tomar un enfoque ofensivo para proteger su uso de una marca. Independientemente del enfoque proactivo que tome, debe comenzar por buscar en la base de datos de la USPTO para conocer la marca (posible) de la otra persona. Si la marca comercial de la otra persona ha sido registrada federalmente o está en proceso de solicitud, podrá encontrarla utilizando el Sistema de búsqueda electrónica de marcas registradas de USPTO (TESS).
    • Si conoce el número de serie o el número de registro de la solicitud de la persona, puede usar el sistema de Registro de estado de la marca y recuperación de documentos (TSDR) para acceder a los registros.
    • El uso de TESS y TSDR es gratis pero complicado. USPTO ofrece tutoriales en línea que pueden ayudarlo a través del proceso de búsqueda.[18]
    • Si la marca de alguien no se ha registrado a nivel federal, no significa que no tenga derechos de marca comercial. El propietario de la marca aún puede tener derechos de ley común en la marca. Estos derechos surgen cuando alguien realmente usa la marca para bienes o servicios particulares.[19]
    • Incluso una marca no registrada otorga a los propietarios derechos legales para evitar que otros "pasen" otros productos bajo una marca confusamente similar, según la Sección 43 (a) de la Ley federal de Lanham. Se pueden presentar acciones similares bajo las leyes estatales que limitan la competencia desleal, incluidas las infracciones de marcas comerciales y la publicidad falsa.
  2. 2 Analizar los derechos de marca de una persona. Si encuentra registro federal o registros de solicitud, analícelos para determinar el tipo de marca que tiene, el alcance de sus derechos de marca comercial y si cree que está infringiendo la ley.
    • Si confía en que no está infringiendo la marca comercial de alguien, o que realmente está infringiendo su marca, debería considerar tomar las medidas adecuadas para detener la disputa en curso.
  3. 3 Concurso de una solicitud de registro de marca. La Junta de Apelaciones y Prueba de Marcas (TTAB) es el tribunal administrativo de la USPTO. Tienen la tarea de escuchar y decidir casos relacionados con cuestiones de registro de marcas. No tienen jurisdicción para conocer casos de infracción o competencia desleal. Si cree que la solicitud de registro de marca federal de una persona no debe otorgarse debido a que se dañaría si la marca registrada estuviera registrada, puede presentar una oposición para evitar su emisión.
    • Debe presentar esta oposición dentro de los 30 días posteriores a la publicación de la solicitud en el Boletín Oficial.[20]
    • El TTAB lleva a cabo procedimientos de manera similar a los tribunales federales, por lo que puede haber alegatos, descubrimiento, mociones, acuerdos y juicios.[21]
    • Para obtener información sobre cómo solicitar un procedimiento de TTAB, comuníquese con el TTAB.[22]
  4. 4 Desafía el registro de una marca. Además de escuchar oposiciones a las solicitudes, el TTAB también puede escuchar los procedimientos de cancelación.Durante este procedimiento, deberá mostrar que un registro existente debe cancelarse porque el registro lo daña o lo dañará.[23]
    • Estos procedimientos pueden parecer muy similares a los procedimientos judiciales federales, por lo que debe prepararse para presentar alegatos, participar en el descubrimiento, presentar propuestas, intentar llegar a un acuerdo e ir a juicio.[24]
    • Para obtener información sobre cómo solicitar un procedimiento de TTAB, comuníquese con el TTAB.[25]
  5. 5 Presentar una demanda. Si no cree que tomar parte en un procedimiento administrativo resolverá su problema (es decir, si su disputa no es sobre el registro de una marca), es posible que deba presentar una demanda para resolver su disputa. Puede presentar una demanda de sentencia declaratoria para solicitar a un tribunal que declare que el uso de una marca no constituye una infracción de marca comercial.
    • Si ya es el demandado en una demanda, puede hacer valer varias defensas afirmativas o contrademandas contra la otra parte para impugnar la validez de la marca comercial de la otra parte.[26]